隆天律丛 | 美国限制通知书应对策略探讨

限制通知书所针对的美国专利申请包括两类：一类是基于美国专利法35U.S.C.111（a）条款向美国专利局提交的专利申请（下文称为35U.S.C.111（a）专利申请），包括直接提交的非临时专利申请、通过巴黎公约途径提交的专利申请、以及通过by-pass途径提交的专利申请；另一类是基于美国专利法35U.S.C.371条款向美国专利局提交的专利申请（下文称为35U.S.C.371专利申请），该类专利申请即根据PCT条约进入美国国家阶段的专利申请。可见上述两个类别涵盖了绝大部分美国专利申请，仅基于美国专利法35U.S.C.111（b）条款提交的临时专利申请，由于其不会被实质审查而不被包括在内。

根据美国专利审查指南：对于35U.S.C.111（a）专利申请，发出限制通知书的法律依据是美国专利法35U.S.C. 121条款；对于35U.S.C.371专利申请，发出限制通知书的法律依据是美国专利法实施细则37CFR 1.475条。

美国专利法35U.S.C. 121条款规定：If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions。也就是，对于35U.S.C.111（a）专利申请，如果其包括两项或者多项“independent”、“distinct”的发明，则会被发出限制通知书。关于“independent”和“distinct”的含义，美国专利审查指南做了解释并提供了示例。根据这些解释和示例，需要把握两个要点：（1）其判断是否限制的思路不同于中国的发明单一性判断思路；（2）distinct有“patently distinct”的含义，即如果一项发明相对于另一项发明具有新颖性和创造性（即使它们每一个相对于现有技术可能不具备可专利性），则这两项发明属于“distinct”的发明。

美国专利法实施细则37CFR 1.475条款规定：A national stage application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general invention concept (“requirement of unity of invention”). Where a group of inventions is claimed in an application, the requirement of unity of invention shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression “special technical features” shall mean those technical features that define a contribution which each of the claimed inventions, considered as a whole, makes over the prior art。也就是，对于35U.S.C.371专利申请，如果其包括不属于一个总的发明构思的两项或多项发明，则会被发出限制通知书，而两项或多项发明是否属于一个总的发明构思的判断思路则与中国的发明单一性判断思路基本相同，即基于是否具有相同或相应的特定技术特征来判断。

限制通知书答复策略的确定通常包括判断、选择以及视情况争辩三个方面。下面，对这三个方面分别进行说明。

（一）判断

如上所述，由于申请类型不同，限制通知书发出所依据的法律条款也不相同。因此，在收到限制通知书之后，非常有必要先进行法条适用性判断，即首先判断审查员使用的法律条款是否与本申请的申请类型相符合，如果不符合则在答复时向审查员说明。实践中，对于35U.S.C.371专利申请，审查员错误地依据美国专利法35U.S.C. 121条款发出限制通知书的情形并不少见。

（二）选择

不论限制通知书发出所依据的是美国专利法35U.S.C. 121条款还是美国专利法实施细则37CFR 1.475条款，不论审查员所依据的法律条款是否与本申请的申请类型相符合，也不论在答复时是否进行争辩，做出选择是一个必须执行的动作。实践中，有的限制通知书要求在不同的Group之间进行选择，有的限制通知书则要求在不同的Speicies之间进行选择，有的限制通知书会给出Group或Speicies对应的权利要求，而有的限制通知书则不会给出对应的权利要求；但是，无论何种情况都必须做出选择并给出对应的权利要求。如果不选择或者选择之后没有给出对应的权利要求，则会被发出视为未答复通知书。

可以从以下几个角度进行考虑来做出选择：（1）与核心发明点是否密切相关；（2）授权可能性高还是低，例如可以参考同族审查历史来判断，或者可以基于技术方案是否具有多层次布局来判断；（3）侵权可诉性高还是低；（4）对应的权利要求个数多还是少。

在答复限制通知书之后的后续审查阶段，审查员将基于选择的权利要求进行实质审查，而未选择的权利要求则暂时撤回（withdrawn）不被实质审查。然而，通过下面介绍的答复限制通知书时的“（三）视情况争辩”以及“四、限制通知书答复后的策略”，可以争取未被选择的权利要求被重新加回（rejoinder）。

（三）视情况争辩

在答复限制通知书，在做出选择的同时可以视情况争辩。争辩的主要目的在于争取未被选择的权利要求被重新加回，从而全部权利要求都能被实质审查，由此节省因后续提交分案申请带来的费用开支和时间成本。

  1. 对于35U.S.C.111（a）专利申请

如上所述，对于35U.S.C.111（a）专利申请，发出限制通知书所依据的是美国专利法35U.S.C. 121条款；该条款的核心是如果一件专利申请包括两项或者多项“independent”、“distinct”的发明则会被发出限制通知书。因此，可以从这个条款本身的原理出发，争辩所包括的两项或多项发明不是彼此“independent”、“distinct”的发明，从而不应该被限制；并且在争辩时还可以借助美国专利审查指南中提供的“independent”、“distinct”的示例情形来加以佐证。

然而，上述争辩思路存在极大的隐患。由于distinct有“patently distinct”的含义，如果采用上述争辩思路，则有可能被认为所包括的两项或多项发明彼此之间是明显变形关系，从而在后续审查过程中若一项发明被认为没有新创性，就可能导致另一项发明由于是明显变形而被认为没有创造性。对于这一隐患，审查员在限制通知书的正文中通常也会做出提示：If the examiner finds one of the inventions unpatentable over the prior art, the evidence or admission may be used in a rejection under 35 U.S.C. 103 of the other invention。由于这一极大隐患的存在，通常并不建议采用上述争辩思路。

另外，美国专利审查指南有这样的记载：If the search and examination of all the claims in an application can be made without serious burden, the examiner must examine them on the merits, even though they include claims to independent or distinct inventions。也就是，即使一件申请包括两项或者多项“independent”、“distinct”的发明，但如果检索、审查全部权利要求并不会给审查员带来沉重的负担，则审查员应当审查全部权利要求。这一记载倒是提供了另一个争辩的思路，即尝试争辩检索、审查的负担并不重，所以审查员应当审查全部权利要求。当然，在实践中，由于负担重与不重并没有一个客观的评判标准，这种争辩思路成功的可能性并不高。

  2. 对于35U.S.C.371专利申请

如上所述，对于35U.S.C.371专利申请，发出限制通知书所依据的是美国专利法实施细则37CFR 1.475条；该条款的核心是如果一件专利申请包括不属于一个总的发明构思的两项或多项发明则会被发出限制通知书。对于这种类型专利申请的限制通知书，通常建议争辩。如果在审的权利要求本身已经具有相同或相应的特征技术特征，则可以直接争辩而不用修改权利要求。如果审查员在限制通知书中引用了对比文件或者申请文件撰写问题而导致在审的权利要求不具备相同或相应的特定技术特征，则可以通过修改引入相同或相应的特定技术特征之后再争辩。

针对答复限制通知书时没有选择的权利要求，除了提出分案申请之外，其还存在被重新加回的可能性。因此，在限制通知书答复之后的后续审查阶段有必要持续保持关注，适当应对，争取未被选择的权利要求被重新加回。

一方面，要关注后续审查阶段的审查意见通知书，答复这些通知书时如果对选择的权利要求进行修改，则可以考虑对未选择的权利要求进行同步修改。例如，对于35U.S.C.371专利申请，如果对选择的权利要求进行修改，可以对未选择的权利要求也进行同步修改，保持全部权利要求始终具备相同或相应的特定技术特征，并请求审查员将未选择的权利要求加回。

另一方面，要关注授权通知书，核实审查员在授权通知书中是否将应当重新加回的权利要求加回来，如果没有加回来则应当请求加回。例如，对于35U.S.C.371专利申请，没有选择的权利要求如果已经包括了相同或相应的技术特征，则应当被重新加回。例如，对于35U.S.C.111（a）专利申请，如果作为link claim的独立权利要求被授权，则未选择的从属权利要求应当被加回。

基本情况：

案例3是一件根据PCT条约进入美国国家阶段的专利申请，即35U.S.C.371专利申请。在限制通知书中审查员依据美国专利法实施细则37CFR 1.475条款要求在以下两个Group之间进行选择：

Group I：权利要求1-10，涉及一种存储装置；

Group II：权利要求11-20，涉及一种存储装置的制造方法

答复策略：

判断--审查员依据的法律条款与本申请为美国国家阶段专利申请的情况相符合。

选择--考虑到产品权利要求的侵权可诉性高，选择Group I及其对应的权利要求1-10。

争辩--争辩Group I和Group II具备相应的特定技术特征，应当被一起审查。

审查结论：审查员没有接受争辩，基于选择的权利要求1-10进行审查。

后续策略：在答复限制通知书之后的各次审查意见通知书时，修改选择的独立权利要求1时同步修改了未选择的方法独立权利要求11，使得二者一直具备相应的特定技术特征，并继续请求审查员将未选择的权利要求11-20加回；收到授权通知书核查发现审查员还是没有将未选择的权利要求11-20加回，与审查员紧急沟通又说明了Group I和Group II具备相应的特定技术特征的情况；最终未选择的权利要求11-20被重新加回，全部权利要求1-20均被授权。

王晓燕